Avocat en marques internationales

Oui. Les droits de marque sont territoriaux, ce qui signifie qu'un enregistrement dans un pays ne vous protège pas dans un autre. Les États-Unis et le Canada sont des systèmes distincts, l'Europe nécessite des dépôts à l'échelle de l'UE ou nationaux, et la plupart des autres pays requièrent leurs propres dépôts. Le Système de Madrid, administré par l'OMPI, permet de déposer une seule demande internationale désignant plusieurs pays membres, ce qui est plus efficace que de déposer séparément dans chaque marché.

Oui. Je détiens des admissions au barreau en Californie, en Ontario et au Québec, ce qui signifie que je suis licencié pour pratiquer le droit des marques dans les deux pays. Je dépose directement auprès de l'USPTO aux États-Unis et de l'OPIC au Canada, sans référer l'un ou l'autre dépôt à un cabinet distinct. La plupart des praticiens en marques ne sont licenciés que dans un seul pays. Pour les marques qui opèrent de part et d'autre de la frontière, avoir un avocat qui comprend les deux systèmes produit une stratégie plus cohérente.

Le Protocole de Madrid est un traité international administré par l'OMPI qui permet aux propriétaires de marques de déposer une seule demande internationale désignant plusieurs pays membres. La demande doit être fondée sur un enregistrement dans le pays d'origine ou sur une demande en attente. La couverture n'est pas automatique : l'office de marques de chaque pays désigné examine la demande selon ses propres normes et peut la refuser. Madrid est rentable lorsque vous avez besoin d'une couverture dans plusieurs pays simultanément. Pour un ou deux pays supplémentaires, le dépôt national direct est parfois plus simple.

L'enregistrement de marque national américain (frais USPTO plus honoraires d'avocat) coûte généralement 1 000 à 2 500 $ pour une demande à classe unique. L'enregistrement canadien à l'OPIC ajoute des coûts comparables. Les dépôts via le Protocole de Madrid impliquent des frais de base plus des frais de désignation par pays et des frais par classe qui varient selon le pays; un dépôt Madrid de base couvrant cinq à six pays peut coûter 3 000 à 8 000 $ plus les honoraires d'avocat. Je fournis un devis forfaitaire avant tout travail.

Dans la plupart des pays à priorité d'enregistrement, la partie qui a déposé en premier a la priorité, quel que soit l'utilisateur initial du nom. Si un squatteur a enregistré votre nom de mauvaise foi, vous pouvez peut-être contester l'enregistrement via le processus de radiation du pays ou via une procédure de litige de domaine de l'OMPI si un nom de domaine est impliqué. Le succès d'un défi dépend du droit local et des preuves de mauvaise foi. Dans certains cas, entrer sur le marché sous un nom différent est la solution la plus pratique.

L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) administre la marque de l'Union européenne (marque UE), un enregistrement unique couvrant les 27 États membres de l'UE. Vous pouvez déposer directement auprès de l'EUIPO ou désigner l'UE via le Protocole de Madrid. Pour les pays européens non couverts par la marque UE (Norvège, Suisse, Royaume-Uni post-Brexit), des dépôts séparés sont nécessaires. Je conseille sur la stratégie UE et Royaume-Uni dans le cadre d'un plan international global.

Dans un système à priorité d'enregistrement, la priorité appartient à la partie qui enregistre la marque en premier, quelle que soit la première utilisation dans le commerce. Les États-Unis permettent d'établir des droits par l'usage seul. Le Canada est plus axé sur l'enregistrement. La plupart de l'Europe et une grande partie de l'Asie fonctionnent selon des systèmes à priorité d'enregistrement. Dans ces marchés, quelqu'un peut enregistrer votre nom de marque avant que vous n'entriez dans le pays et bloquer votre accès au marché. Déposer tôt dans vos marchés clés, avant votre lancement public dans ces marchés, est la protection la plus efficace.

Non. Un enregistrement USPTO est limité en portée aux États-Unis. Un enregistrement canadien délivré par l'OPIC est nécessaire pour revendiquer des droits de marque enregistrés au Canada. Cela dit, si vous pouvez démontrer que votre marque américaine est bien connue au Canada par la publicité transfrontalière, la réputation de débordement ou la reconnaissance des consommateurs canadiens, le droit canadien peut offrir une certaine protection contre l'adoption confuse de votre marque par une partie canadienne. Cette protection est plus limitée et plus difficile à faire valoir qu'un enregistrement direct.

L'USPTO (United States Patent and Trademark Office) administre les enregistrements de marques aux États-Unis. L'OPIC (Office de la propriété intellectuelle du Canada) administre les enregistrements de marques au Canada. Les deux nécessitent des demandes séparées avec des frais, des sélections de classes, des processus d'examen et des délais de dépôt distincts. Le système américain permet le dépôt sur la base de l'usage réel ou de l'intention d'utilisation. Le système canadien accorde plus de poids à l'enregistrement depuis les modifications de 2019. Les deux systèmes ne sont pas interchangeables et ne reconnaissent pas mutuellement leurs enregistrements.

Le délai varie selon le pays. L'enregistrement à l'USPTO américain prend 8 à 14 mois pour une demande simple. L'enregistrement canadien à l'OPIC prend actuellement 18 à 24 mois. L'enregistrement de marque UE via l'EUIPO prend 4 à 6 mois en l'absence d'oppositions. Les désignations via le Protocole de Madrid passent par l'office national de chaque pays, donc le délai global reflète le pays le plus lent de la liste. Certaines juridictions peuvent prendre 2 à 4 ans. Je fournis des estimations de délais pour chaque marché cible avant le dépôt.