Licences de marque

Une licence de marque couvre l'utilisation de votre marque enregistrée (nom, logo ou slogan) par une autre entreprise. La licence de droit d'auteur et de contenu créateur couvre l'utilisation de vos œuvres créatives originales : contenu écrit, photos, vidéo, graphiques, designs, compositions musicales et enregistrements. Des types de PI différents, des structures de licence différentes, des préoccupations commerciales différentes. La licence de droit d'auteur pour les créateurs (droits sur vos photos, vidéos, écrits, designs et autres créations) se trouve sur la page Licence et monétisation de contenu créateur. La licence de synchronisation musicale (placement de musique enregistrée ou de compositions dans des films, émissions TV, publicités ou médias sociaux) se trouve sur la page Accords de synchronisation et licence master (à venir). Si votre entente implique à la fois une marque enregistrée et du contenu créateur, cette page couvre la portion marque et la page de contenu créateur couvre la portion droit d'auteur.

Une licence de marque couvre l'utilisation de votre marque enregistrée par une autre entreprise. Une licence de logiciel et SaaS couvre l'utilisation de votre code, plateforme, API ou pile technologique. Des types de PI différents avec des structures de licence et des préoccupations commerciales différentes : disponibilité, support, droits sur les données, portée d'intégration, obligations de mise à jour de version et conditions d'utilisation finale. La rédaction et la révision de licences de logiciel et SaaS se trouvent sur la page Accords SaaS et entreprise. Si votre entente implique à la fois une licence de logiciel ET une licence de marque (par exemple, un produit SaaS vendu sous votre marque enregistrée), cette page couvre la portion marque et la page SaaS couvre la portion logiciel.

Une licence de marque couvre l'utilisation de votre marque enregistrée par une autre entreprise. Une licence de secrets commerciaux couvre l'utilisation de votre savoir-faire confidentiel, processus, formules ou méthodes propriétaires. Le type de PI lui-même tire sa valeur commerciale précisément parce qu'il reste secret, ce qui rend les mécanismes juridiques différents : une licence de marque publicise la marque tout en contrôlant son utilisation; une licence de secrets commerciaux partage des informations confidentielles tout en contrôlant leur divulgation. La licence de secrets commerciaux et les accords de confidentialité qui la protègent se trouvent sur la page Protection des accords de confidentialité et secrets commerciaux (à venir). Si votre entente implique à la fois une licence de fabrication qui utilise votre marque enregistrée ET votre formule propriétaire, cette page couvre la portion marque et la page Protection des accords de confidentialité et secrets commerciaux couvre la portion confidentialité.

Une licence de marque accorde au licencié la permission d'utiliser votre marque dans des conditions définies pendant que vous conservez la propriété. Une cession de marque transfère la propriété entièrement; vous ne possédez plus la marque après la signature de la cession. La mauvaise clause contractuelle peut convertir ce que vous aviez l'intention d'être une licence en transfert permanent, c'est pourquoi distinguer les deux est la première lecture que vous faites. Bien qu'aucune n'ait légalement à être par écrit pour être exécutoire, chaque pratique crédible traite l'écrit comme essentiel, et les licences peuvent être enregistrées auprès du Centre des cessions de l'USPTO pour avis constructif.

Une licence nue est une licence de marque qui manque de dispositions significatives de contrôle qualité ou de surveillance réelle par le donneur de licence. En vertu du 15 U.S.C. § 1127 et de la doctrine des sociétés liées, le donneur de licence doit contrôler la nature et la qualité des biens ou services vendus sous la marque licenciée. En l'absence de ce contrôle, les tribunaux traitent la marque comme abandonnée, ce qui supprime l'enregistrement et permet au public d'utiliser la marque librement. La décision du Septième Circuit dans Eva's Bridal Ltd. v. Halanick Enterprises, Inc., 639 F.3d 788 (7th Cir. 2011) est l'affaire de référence : un membre de la famille exploitait un salon de mariage indépendant sous la marque du donneur de licence sans surveillance, et le tribunal a jugé la marque abandonnée par licence nue.

Une licence exclusive donne à un seul licencié le droit exclusif d'utiliser la marque dans la portée convenue, et même le donneur de licence ne peut pas l'utiliser à cette fin pendant la durée. Une licence sole est un hybride où seuls le donneur de licence et un licencié peuvent utiliser la marque dans la portée. Une licence non exclusive permet au donneur de licence d'accorder les mêmes droits à plusieurs licenciés simultanément tout en continuant à utiliser la marque lui-même. Le choix modifie le prix par entente, la capacité du donneur de licence à superposer des revenus supplémentaires, et l'effet de levier de négociation quand des questions de résiliation surgissent plus tard.

Quatre structures communes couvrent la plupart des licences de marque : forfait, redevance par unité, pourcentage du chiffre d'affaires, ou hybride (garantie minimale plus pourcentage au-dessus du plancher). Les droits d'audit permettent au donneur de licence de vérifier les revenus déclarés par rapport aux données de ventes réelles, ce qui est la clause la plus sous-négociée dans les accords de licence de marque. Les clauses de la nation la plus favorisée sont parfois ajoutées pour protéger le donneur de licence contre les licenciés ultérieurs qui obtiendraient de meilleures conditions, et les planchers de redevances minimales protègent contre un licencié sous-performant. La bonne structure dépend du modèle d'affaires du licencié, de la stratégie de portefeuille du donneur de licence, et de la nature ponctuelle ou programmatique de l'entente.

Une franchise involontaire est une licence de marque qui répond à la définition légale d'une franchise sans que les parties aient eu l'intention d'en créer une, déclenchant des obligations fédérales et étatiques de divulgation de franchise que le donneur de licence n'avait jamais prévues. En vertu de la Règle FTC sur les franchises, 16 C.F.R. § 436, trois éléments créent une franchise : le licencié utilise la marque du donneur de licence, le donneur de licence exerce un contrôle significatif ou fournit une assistance significative sur la méthode d'exploitation du licencié, et le licencié effectue un paiement requis de plus de 625 $ au donneur de licence dans les six premiers mois. Les lois étatiques sur les franchises peuvent être encore plus larges. Déclencher la règle sans conformité expose le donneur de licence à des amendes, à la résiliation et à des plaintes civiles privées, c'est pourquoi un audit de piège à franchise avant la signature est l'étape à plus fort effet de levier dans la structuration d'une licence de marque.

Oui, mais seulement si elles existent sur papier ET sont réellement appliquées. Les tribunaux évaluent à la fois les conditions contractuelles de contrôle qualité (si la licence comprend des droits d'inspection, des directives de marque, des processus d'approbation et des recours correctifs) et la conduite réelle du donneur de licence (si le donneur de licence a utilisé ces droits pour surveiller l'utilisation de la marque par le licencié). Le Manuel de procédure d'examen des marques de l'USPTO au TMEP § 1201.03 traite l'utilisation par une société liée comme une utilisation par le titulaire uniquement lorsque le donneur de licence contrôle la nature et la qualité des biens ou services. Sans ce contrôle, l'utilisation ne bénéficie pas au donneur de licence, ce qui peut annuler l'enregistrement par une pétition en annulation de l'article 14.

Le co-branding se produit quand deux titulaires de marque se concèdent mutuellement leurs marques afin qu'un seul produit ou une seule campagne porte les deux marques (comme les Doritos Locos Tacos, BMW avec les bagages Louis Vuitton, les collaborations mode athlète-marque). Une licence de marque ordinaire est unidirectionnelle : le donneur de licence accorde des droits à un licencié. Une licence croisée de co-branding est bilatérale : chaque partie est à la fois donneur de licence et licencié, ce qui double la complexité du contrôle qualité et crée des questions de PI conjointe sur tout ce qui est créé pendant le partenariat. Les dispositions de résiliation et les règles d'utilisation de la marque après résiliation sont les clauses à plus fort enjeu dans un accord de co-branding; sans elles, la fin du partenariat devient un conflit sur qui garde quoi.

Oui, mais un enregistrement de marque américaine ne couvre que l'utilisation aux États-Unis. La licence internationale nécessite un enregistrement dans chaque pays où le licencié utilisera la marque, soit par des dépôts nationaux directs, soit par le Protocole de Madrid de l'OMPI, qui vous permet de désigner plusieurs pays membres à partir d'une seule demande internationale basée sur votre enregistrement américain. La licence elle-même peut être rédigée comme un seul accord couvrant plusieurs juridictions, mais les enregistrements sous-jacents doivent exister dans chaque pays pour que la licence y soit exécutoire. L'enregistrement douanier dans le pays cible est l'étape finale qui permet aux autorités locales de saisir les marchandises contrefaites qui franchissent la frontière.

Le recours dépend de ce que dit l'accord de licence, c'est pourquoi les clauses de résiliation, de délai de remédiation et de contrôle qualité sont rédigées avec ce scénario à l'esprit. Une licence bien structurée donne au donneur de licence des droits de notification immédiate, un délai de remédiation défini pour les violations réparables, et une résiliation sur préavis pour les violations graves comme la conduite portant atteinte à la marque ou le non-respect des normes de qualité. Les obligations post-résiliation devraient exiger que le licencié cesse immédiatement d'utiliser la marque, détruise les supports marketing et coopère aux efforts de démarquage. Si le licencié refuse ou si la violation a déjà nui à la marque, la prochaine étape est une mise en demeure ciblée sur la violation et le préjudice, avec renvoi à un avocat externe pour tout suivi contentieux qui deviendrait genuinement nécessaire.