Marques internationales
et Protocole de Madrid

Le Protocole de Madrid est un traité international qui permet de déposer une seule demande de marque pour solliciter la protection dans jusqu'à 131 pays membres par une procédure unique administrée par l'OMPI. Le bureau des marques de votre pays d'origine (l'USPTO pour les déposants américains) certifie votre marque de base et transmet la demande à l'OMPI. L'OMPI envoie ensuite la demande au bureau des marques de chaque pays désigné pour examen selon les lois de ce pays. Chaque pays peut accorder ou refuser la protection indépendamment.

Oui. Le Protocole de Madrid exige une demande ou un enregistrement de base dans votre pays d'origine avant de pouvoir déposer à l'international. Pour les déposants américains, cela signifie une marque en instance ou enregistrée auprès de l'USPTO. La demande internationale doit utiliser la même marque et couvrir une portée de produits et services identique ou plus restreinte que la marque de base. Si vous n'avez pas encore de marque américaine, l'enregistrement national est la première étape avant qu'une stratégie de dépôt international ait du sens.

Le Protocole de Madrid compte actuellement 131 pays membres couvrant environ 80 % du PIB mondial. Vous pouvez désigner toute combinaison de ces pays dans une seule demande internationale. Les marchés majeurs incluant l'Union européenne (couvrant les 27 États membres de l'UE en une seule désignation), le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie, le Canada, la Chine, le Mexique, le Brésil et l'Inde sont tous membres. La liste complète des membres est tenue par l'OMPI et mise à jour à mesure que de nouveaux pays adhèrent au traité.

Le coût total comporte trois éléments : les honoraires forfaitaires SGL pour le palier choisi, les frais de certification USPTO par classe, ainsi que les frais OMPI et les frais gouvernementaux par pays qui varient selon la juridiction. Les frais de base OMPI sont actuellement de 653 francs suisses pour une marque en noir et blanc. Les frais de désignation individuels varient d'environ 100 $ à 850 $ par pays. Un dépôt typique pour 6 pays et 1 classe représente entre 4 000 $ et 6 000 $ en frais gouvernementaux seuls, en plus des honoraires SGL. L'appel stratégique confirme la répercussion exacte des frais gouvernementaux avant tout dépôt.

Pendant les cinq premières années suivant l'enregistrement international, votre enregistrement Madrid dépend de votre marque de base américaine. Si votre demande USPTO est refusée, retirée ou annulée pendant cette période, votre enregistrement international entier tombe dans tous les pays désignés à la fois. C'est ce qu'on appelle l'attaque centrale. Après cinq ans, l'enregistrement international devient indépendant de la marque de base et survit à toute attaque ultérieure contre l'enregistrement américain. SGL surveille le risque d'attaque centrale tout au long de la période de dépendance de cinq ans pour les clients du palier Madrid Global Portfolio.

Oui. Le Protocole de Madrid permet des désignations subséquentes à tout moment après l'octroi de votre enregistrement international initial. Vous payez les frais OMPI et gouvernementaux pour les pays nouvellement désignés, plus les honoraires de coordination juridique. Cela rend pratique l'expansion internationale par étapes : déposer d'abord dans vos marchés prioritaires, puis ajouter des pays à mesure que votre activité s'y développe. Le palier Madrid Global Portfolio inclut une feuille de route de désignation subséquente cartographiant les données d'empreinte plateforme et de revenus par rapport aux pays membres de Madrid.

Chaque pays désigné examine la demande internationale selon ses propres lois et peut émettre un refus provisoire dans un délai de 12 ou 18 mois en vertu des règles du traité. Les refus se divisent en non substantiels (problèmes de forme comme le format de spécimen, l'identification des produits ou un désistement) et substantiels (risque de confusion avec des marques antérieures, caractère descriptif, générique ou descriptif géographique). Les refus non substantiels sont inclus dans tous les paliers SGL. Les refus substantiels sont inclus dans Madrid Multi-Market (une réponse) et Madrid Global Portfolio (jusqu'à trois réponses) ; les réponses substantielles additionnelles sont cadrées séparément lors de l'appel stratégique. Les règles de refus par pays sont codifiées au Lanham Act §66 pour les demandes entrantes aux États-Unis et dans la loi nationale de PI de chaque pays pour les sortantes.

L'OMPI traite généralement la demande internationale dans les deux à trois mois suivant la certification USPTO et émet le certificat d'enregistrement international. Chaque pays désigné dispose ensuite de 12 ou 18 mois en vertu des règles du traité OMPI pour émettre un refus provisoire ou accorder la protection. Les pays qui n'émettent pas de refus dans leur délai légal accordent automatiquement la protection. Le délai total entre le dépôt et la protection confirmée dans tous les pays désignés dépend de votre combinaison de pays, de la portée des classes et des refus rencontrés. SGL fixe les attentes de calendrier propres au dossier lors de l'appel stratégique.

Le dépôt Madrid est une demande internationale unique administrée par l'OMPI qui désigne plusieurs pays membres simultanément par une procédure unique. Le dépôt national direct signifie engager un avocat local dans chaque pays cible et déposer une demande distincte selon les règles nationales de ce pays. Madrid est plus rentable lorsque vous visez trois pays membres Madrid ou plus, car vous payez un seul ensemble de frais OMPI plus les frais de désignation par pays plutôt que des honoraires juridiques nationaux distincts dans chaque juridiction. Le dépôt national direct est le bon choix pour les pays qui ne sont pas membres du Protocole de Madrid et pour les dépôts mono-pays où la surcharge Madrid ne se rentabilise pas.

Les enregistrements Madrid se renouvellent tous les dix ans par une procédure OMPI unique plutôt que pays par pays. Vous payez des frais de renouvellement de base plus les frais de renouvellement de désignation par pays sur le même cycle décennal. Le palier Madrid Global Portfolio inclut un calendrier de renouvellement cartographié sur vos pays désignés avec des rappels en temps utile avant chaque échéance. Les désignations subséquentes ajoutées plus tard se renouvellent sur le même cycle que l'enregistrement international original quel que soit le moment de leur ajout, donc la gestion du portefeuille reste centralisée.