Avocat en marques pour les startups

Le moment idéal est avant le tour, pas pendant. Une demande de marque en cours déposée avant que la vérification diligente ne commence donne aux investisseurs une image PI propre. Déposer pendant la vérification diligente est possible mais signale que la PI était réactive plutôt que planifiée. Pour les startups pré-amorçage, déposer dès que le nom de marque est décidé et que la recherche de disponibilité est propre est l'approche recommandée.

Les conseillers juridiques d'un investisseur de Série A recherchent généralement dans la base de données de l'USPTO les marques enregistrées et les demandes en cours pour le nom de l'entreprise et les noms de produits clés. Ils vérifient l'existence d'un enregistrement ou d'une demande en cours, la chaîne de titre, les marques adverses pouvant créer une exposition aux contrefaçons, et les demandes antérieures abandonnées sous le même nom ou un nom similaire. Un dossier de marques propre a une demande active au nom légal de l'entreprise avec des dossiers de cession corrects.

Une demande d'intention d'usage à l'USPTO établit une date de priorité avant que l'entreprise ait commencé à vendre. Cette date de priorité signifie que toute partie déposant une marque similaire après la vôtre dépose après vous. La date de priorité devient pertinente si un conflit survient avec une partie qui revendique le même nom. Pour les startups en mode furtif, déposer avant l'annonce publique empêche un concurrent de revendiquer le nom après l'avoir vu.

Oui. Une demande d'intention d'usage aux États-Unis permet à une startup d'établir des droits de marque avant d'avoir commencé à vendre des produits ou services. La demande assure la date de priorité et doit être convertie en demande fondée sur l'usage avant que l'enregistrement ne soit délivré. L'USPTO accorde jusqu'à trois ans à partir de l'avis d'autorisation pour soumettre la déclaration d'usage. Les demandes canadiennes à l'OPIC peuvent également être déposées avant l'usage.

Un nom de domaine et une marque sont des systèmes distincts qui ne s'informent pas mutuellement. Un registraire de domaines vérifie si la chaîne de domaine exacte est prise; il ne recherche pas la base de données des marques. Un nom disponible comme domaine .com peut déjà être enregistré comme marque par un tiers dans votre secteur qui a déposé avant vous. La seule façon d'évaluer la disponibilité comme marque est une recherche professionnelle de la base de données de l'USPTO.

Oui. Une marque de nom d'entreprise et une marque de nom de produit sont des enregistrements distincts dans des classes distinctes. Le nom de l'entreprise est généralement enregistré dans la classe de services aux entreprises correspondant à l'activité principale. Les noms de produits individuels sont enregistrés dans la classe de produits ou services correspondant à chaque produit. De nombreux investisseurs s'attendent à voir des demandes de marques pour le nom de l'entreprise et le nom du produit principal, surtout si le produit est l'identité commerciale principale de l'entreprise.

Il est courant pour les fondateurs de déposer des demandes de marques en leur propre nom au stade précoce avant la constitution de l'entreprise. Une fois l'entreprise constituée, la marque doit être formellement cédée du fondateur à l'entreprise via une cession de marque écrite enregistrée à l'USPTO. Ne pas compléter cette cession laisse la marque appartenant à l'individu plutôt qu'à l'entreprise, ce qui crée un écart dans la chaîne de titre que les investisseurs et les acquéreurs signaleront lors de la vérification diligente.

Sans enregistrement fédéral de marque, vos droits sont des droits de common law limités au territoire géographique où vous opérez activement sous le nom. Une partie opérant sous le même nom ou un nom similaire dans un État où vous ne vous êtes pas encore développé peut avoir établi des droits de common law dans ce territoire. Quand votre startup entre dans ce marché, la partie locale peut avoir une réclamation pour vous arrêter. Un enregistrement fédéral de marque établit une priorité nationale à partir de la date de dépôt, éliminant cette exposition géographique.

Les marques descriptives sont parmi les plus difficiles à enregistrer. L'USPTO refuse les marques qui décrivent simplement les produits ou services qu'elles identifient. Les alternatives sont : choisir un nom suggestif ou arbitraire plus facilement enregistrable, ou établir que le nom descriptif a acquis une distinctivité par un usage long et une reconnaissance des consommateurs. Cette dernière option nécessite des preuves substantielles et du temps.

Le Protocole de Madrid est un système international de marques administré par l'OMPI qui permet à une seule demande internationale de désigner plusieurs pays membres. Il est rentable quand une startup a besoin d'une couverture dans quatre pays ou plus simultanément. Pour les startups financées avec des plans d'expansion internationale, un dépôt Madrid après le dépôt américain est une étape commune. Je conseille sur la sélection des pays et le calendrier.