Avocat en opposition de marques

Une opposition de marque est une procédure formelle déposée au Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) qui conteste une demande de marque publiée avant son enregistrement. Toute partie qui croit être lésée par l'enregistrement de la marque peut déposer une opposition dans les 30 jours suivant la date de publication, ou dans le délai prorogé obtenu par une demande de prorogation en temps opportun. Vous n'avez pas techniquement besoin d'un avocat pour déposer un avis d'opposition, mais la procédure est structurée comme un litige civil avec découverte, périodes de témoignage et arguments juridiques.

L'USPTO publie les demandes de marques pour opposition après la fin de l'examen initial. Toute partie souhaitant s'opposer dispose de 30 jours à compter de la date de publication pour déposer un avis d'opposition ou demander une prorogation de délai. Des prorogations peuvent être accordées pour juste motif et peuvent prolonger la fenêtre jusqu'à 180 jours au total. Après l'expiration du délai complet de prorogation, la demande progresse vers l'enregistrement à moins que l'opposition ne soit déjà déposée.

Oui. L'enregistrement fédéral de marque n'est pas requis pour déposer une opposition. Vous pouvez vous opposer sur la base de droits de marque de common law établis par un usage antérieur dans le commerce, d'une demande en attente avec une date de dépôt antérieure, ou d'autres motifs tels que la fraude à l'USPTO, la probabilité de dilution ou l'usage antérieur d'un terme géographiquement descriptif. La solidité d'une opposition fondée sur des droits non enregistrés dépend de la qualité et de la portée géographique des preuves d'usage antérieur.

Le motif le plus courant est la probabilité de confusion avec une marque antérieure, qui peut être une marque enregistrée, une demande en attente ou une marque établie par un usage de common law. D'autres motifs comprennent le fait que la marque est purement descriptive des produits ou services, que le déposant n'a pas réellement utilisé la marque dans le commerce, ou que la demande a été déposée frauduleusement. Dans la plupart des procédures d'opposition, la probabilité de confusion est le motif principal.

Une procédure d'opposition au TTAB qui passe par la découverte complète et le procès prend généralement 2 à 4 ans. Cependant, la plupart des oppositions se résolvent avant d'atteindre une décision finale. Le TTAB rapporte un taux de règlement d'environ 95% pour les procédures inter partes. Le règlement se produit généralement dans les premiers mois par un accord de consentement ou un arrangement de coexistence. Si l'affaire progresse jusqu'à la découverte, le délai et le coût augmentent considérablement.

Lorsque votre demande reçoit un avis d'opposition, vous avez 40 jours pour déposer une réponse auprès du Trademark Trial and Appeal Board. La réponse doit répondre à chaque allégation de l'avis. Si vous ne déposez pas de réponse, le TTAB peut rendre un jugement par défaut en faveur de l'opposant. Avant de décider de défendre, négocier ou consentir, un avocat en marques doit examiner l'avis et évaluer la solidité des droits revendiqués de la partie opposante par rapport aux vôtres. De nombreuses affaires d'opposition se règlent dans les premiers mois.

Oui, et la plupart le font. Les oppositions au TTAB se règlent à un taux d'environ 95% avant qu'une décision finale ne soit rendue. Le règlement prend généralement la forme d'un accord de consentement ou d'un arrangement de coexistence qui définit les limites des droits de marque de chaque partie. Le TTAB acceptera un désistement volontaire ou un accord de consentement pour désistement à tout moment de la procédure. Un règlement négocié est presque toujours plus rapide et moins coûteux qu'une procédure contestée.

Si l'opposition réussit, le TTAB rend une décision refusant l'enregistrement de votre demande. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez cesser d'utiliser la marque, mais cela signifie que vous ne pouvez pas obtenir un enregistrement fédéral, ce qui limite considérablement vos options d'application. Si votre usage de la marque est antérieur au dépôt de l'opposant, vous pouvez conserver des droits de common law dans les zones géographiques où vous l'avez utilisée. Une perte au TTAB peut faire l'objet d'un appel devant le Federal Circuit ou un tribunal fédéral de district dans les deux mois suivant la décision.

Une opposition de marque conteste une demande qui a été publiée mais pas encore enregistrée. Elle a lieu pendant une fenêtre définie avant la délivrance de l'enregistrement. Une radiation de marque conteste une marque déjà enregistrée. Les procédures de radiation ont également lieu au TTAB, mais les motifs de radiation diffèrent : certains motifs ne sont disponibles que pour les cinq premières années suivant l'enregistrement, tandis que d'autres (comme le caractère générique ou la fraude) peuvent être invoqués à tout moment. La radiation est généralement plus difficile à obtenir que l'opposition car le propriétaire enregistré bénéficie de la présomption de validité en sa faveur.

Les frais de dépôt TTAB pour un avis d'opposition sont de 600 $ par classe. Une opposition qui se règle par un accord de consentement dans les premiers mois coûte généralement 3 000 à 8 000 $ en honoraires d'avocat. Une opposition qui progresse jusqu'à la découverte et au procès coûte considérablement plus. Le coût de la défense d'une opposition est comparable au coût de sa poursuite. J'évalue le coût probable de chaque voie et fournis un budget clair avant le début de toute procédure.