Avocat en marques internationales

Oui. Les droits de marque sont territoriaux — un enregistrement américain couvre les États-Unis et ne s'étend pas au Canada, à l'UE ou à toute autre juridiction. Chaque pays où votre marque opère nécessite un enregistrement national distinct ou une désignation via un système international comme le Protocole de Madrid. Planifier la séquence de dépôt tôt est bien moins coûteux que résoudre des conflits après l'ouverture d'un marché étranger.

Le Protocole de Madrid est un traité international administré par l'OMPI qui permet aux propriétaires de marques de déposer une seule demande internationale désignant jusqu'à 130 pays membres. Vous avez besoin d'un enregistrement ou d'une demande dans votre pays d'origine comme base. La demande internationale est déposée via votre office national des marques et s'étend à chaque pays désigné, où les règles d'examen locales s'appliquent.

Oui. Je détiens des admissions au barreau en Californie et en Ontario, ce qui me permet de gérer les demandes auprès de l'USPTO et de l'OPIC directement, sans référence. Pour la plupart des avocats en marques internationales, la frontière Canada-États-Unis est une limite de référence. Pour mes clients, elle ne l'est pas.

Les coûts varient considérablement selon la juridiction. Les frais de base de l'USPTO pour une demande électronique au titre des articles 1 et 44 sont de 350 $ US par classe. Au Canada, les frais de dépôt en vigueur de l'OPIC varient selon le nombre de classes et le mode de dépôt. Une demande du Protocole de Madrid via l'OMPI comporte des frais de base plus des frais de désignation par pays. Je fournis un devis forfaitaire pour chaque pays et une estimation totale avant tout dépôt. Des frais gouvernementaux supplémentaires peuvent s'appliquer. La désignation des États-Unis par Madrid coûte 600 $ US par classe, en plus des autres frais de l'OMPI.

Dans un système à priorité de dépôt, la date de dépôt joue généralement un rôle central, sous réserve du droit local et de ses exceptions. Le Canada reconnaît aussi l'usage antérieur : le premier déposant n'y gagne pas automatiquement. Cela rend le dépôt international précoce stratégiquement important : un concurrent qui dépose votre nom de marque dans une juridiction à priorité de dépôt avant vous peut acquérir des droits antérieurs dans ce marché.

Un squatter de marque est une partie qui enregistre un nom de marque étrangère bien connue dans un marché local, généralement dans une juridiction à priorité de dépôt, avant que la marque n'entre dans ce marché. L'objectif est généralement de demander un paiement ou de bloquer l'entrée de la marque. Les options incluent des procédures de radiation pour mauvaise foi, une coexistence négociée ou un rachat direct. La viabilité de chaque option dépend de la juridiction.

Aux États-Unis, les droits de marque naissent de l'usage dans le commerce — l'enregistrement renforce ces droits mais n'est pas requis pour les posséder. Au Canada, l'enregistrement confère des droits à l'échelle du pays; les marques non enregistrées peuvent aussi être protégées par l'usage. Les demandes canadiennes peuvent être déposées en français ou en anglais; une description bilingue des produits et services n'est pas obligatoire. L'USPTO publie ses délais de traitement actuels; l'OPIC publie ses propres délais.

Les délais varient selon le pays. L'USPTO prend 8 à 14 mois pour une demande simple. L'OPIC prend 18 à 24 mois. Une désignation du Protocole de Madrid est soumise au droit national de chaque pays désigné — la plupart rendent une décision dans les 12 à 18 mois. L'enregistrement de marque de l'UE via l'EUIPO prend généralement 4 à 6 mois.

L'application requiert des droits dans chaque pays où la contrefaçon survient. Je gère l'application aux États-Unis et au Canada directement. Pour les autres pays, je coordonne avec des avocats en marques locaux de confiance dans les marchés concernés. L'arbitrage UDRP pour les litiges de noms de domaine est indépendant de la juridiction et peut être déposé pour tout domaine enregistré de mauvaise foi.

La Charte de la langue française du Québec exige que les mots de marque utilisés publiquement au Québec soient accompagnés d'un terme générique ou d'une description en français lorsque la marque n'est pas en français. Cela n'affecte pas l'enregistrement de la marque lui-même, mais la façon dont elle peut être affichée sur la signalisation et dans la publicité au Québec. Pour les entreprises entrant sur le marché québécois, c'est une considération de conformité à côté du dépôt auprès de l'OPIC.